CAFCは、2月23日に、Hakim v. Cannon Avent Group, PLC, et al.事件に判決を下した(CAFC 2005-1398, http://fedcir.gov/opinions/05-1398.pdf)。
本事件では、親出願のクレームを継続出願で拡張する場合について興味深い説示が行われている。
本事件で争われたUSP6,321,931は”leak-resistant drinking cup”に関するものであり、クレーム中の”opening”のクレーム解釈が争点の一つになっている。’931特許は親出願(後に放棄)からの継続出願であり、親出願の審査経過では”slit”という文言を使用し特許性を主張していた模様である。継続出願では”slit”を”opening”と拡張して登録となっている。
CAFCは、地裁での判断(“opening”を実施例の”slit”に限定的に解釈)を肯定し、
「出願人は継続出願を行いクレームを拡張することができる」が、
(“Hakim had the right to refile the application and attempt to broaden the claims.”)
「放棄された権利範囲をrecaptureすることは許されない」
(“However, an applicant cannot recapture claim scope that was surrendered or disclaimed.”)
「審査過程で行われた権利範囲の放棄は取り消し可能であるが、そのためには、従前の権利範囲の放棄及びそれによって回避されteた公知例を再度検討する必要がある旨を審査官に知らしめたことが(審査経過から十分に明らかである)必要がある」
(“Although a disclaimer made during prosecution can be rescinded, permitting recapture of the disclaimed scope, the prosecution history must be sufficiently clear to inform the examiner that the previous disclaimer, and the prior art that it was made to avoid, may need to be re-visited.”)
と判事している(日本語は筆者による意訳)。
本特許の審査経過では、継続出願を行う際、「継続出願のクレームは親出願のクレームより広い」旨を審査官に伝えていたようである。しかしながら、かかる連絡だけではrecaptureを正当化できないとのCAFC判断と思われる。
本判決の評価、継続出願の実務に与える影響を注視したい。
タウンゼント知財総合事務所/穐場 仁