【KSR事件部分の日本語訳】KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc. and Microsoft Corp. v. AT&T Corp.

クライアントアラートのKSR事件部分の日本語訳です。

KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.

米国最高裁判所は、特許の有効性に関し広く影響を及ぼす可能性のある判決を下しました。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.の判決で同最高裁は、特許クレームの主題が自明か否かを決めることは「開放的かつ柔軟(expansive and flexible)」な問題であり、CAFCが従来技術の組み合わせに要求していた”teaching, motivation, or suggestion(“TSM”テスト)”は厳格(rigidly)に適用されるべきではない、と判示しています。この判決により、従来技術に対して十分な技術的改良を有さない特許は無効とされる可能性が高まることになったと思われます。

本事件で対象となった特許クレームは、位置調整可能な自動車用ペダルにエンジンのスロットルを電気的に制御するための電気的センサーを設けることを特徴としています。従来技術としては、技術的な潮流として近年のペダルはほぼすべて電気的に制御されるものであり、位置調整可能なペダルも良く知られていた技術であることが明らかとなっていました。第一審である連邦地裁は、ある従来技術(Asano patent)が電気的センサーをペダルサポート部(pedal support bracket)に設ける点以外のすべてを開示しているとし、かかる電気的センサーを設ける場所については複数の従来技術が教示していると判断しています。さらに、クレームの構成要件である「センサーをペダルサポート部の固定された回転軸(fixed pivot point on the pedal support bracket)に配置する」点についてはいずれの従来技術にも明示的な示唆はないが、従来技術と当該クレームとの間にはほぼ違いがなく(“little difference”)、当該クレームは自明であるとのsummary judgmentを下しています。

CAFCは、連邦地裁が「当該発明を知らない当業者がどのような理解あるいは原理のもとに電気的センサーを従来技術の特定の位置に配置するという動機付けを得るのか(“a specific understanding or principle within the knowledge of skilled artisan that would have motivated one with no knowledge of the invention to attach an electronic sensor to the fixed pivot point on the support bracket of the Asano assembly”)」具体的に検討していない、としてsummary judgmentを覆しました。CAFCは、CAFCの先例によれば、当業者は従来技術が発明者の直面している課題と同じ課題を解決するものでない限り当該発明に到達するために従来技術を組み合わせるよう動機付けされることはない、と判示しました。

最高裁判所は、全会一致でCAFCの判断を覆し、Graham v. John Deere & Co.事件で示されたように自明性判断には柔軟性(“flexible)が重要である点を確認しています。さらに最高裁は、CAFCの判断が次の三点で誤りであることを指摘しています。(1)従来技術を組み合わせる動機付けに関し、発明者が解決しようとした課題のみに注目するべきであるとしている点(“by holding that courts and patent examiners should look only to the problem the patentee was trying to solve in evaluating a motivation to combine elements of prior art”)、(2)当業者は、従来技術のなかの発明者が解決しようとした課題と同じ課題を解決する部分にのみ動機付けを与えられると仮定している点(“by assuming that the skilled artisan will be led only to those elements of prior art designed to solve the same problem faced by the inventor”)、(3)クレームが自明とされるためには、単に「組み合わせを試みるのが容易」ということを示すたけでは不十分であるとした点(“by concluding that a patent claim cannot be shown to be obvious merely by showing that a combination of prior art elements was “obvious to try”)。

本判決が従来の自明性判断基準を変更するものなのかは議論が残ります。本事件が最高裁判所で審理されることになって以来CAFCは、TSMテストは厳密かつ機械的に適用されるべきではなく、むしろ当業者のレベルを考慮し柔軟に適用されるべきであるということを明確にするため努力をはらってきています。最高裁判所は、これら近時の判断を認めるとともに、TSMテストをより柔軟に継続して用いることを許容しています。しかしながら、今回の最高裁判決により、USPTOや各連邦地裁は従来技術に対する貢献がほとんどないと思われる特許を無効とする方向により傾くものと推測されます。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

CAFC Clarifies Standard for Proving Intent Required to Show Inducement of Patent Infringement

Townsend and Townsend and Crew/タウンゼント知財総合事務所が不定期にお届けするニュースレターです。2/22付けの記事に日本語訳を追加して際アップしています。

英語
http://www.townsend.com/resource/update.asp?o=8144

日本語(仮訳)

CAFCが「侵害の積極的誘引(active inducement」に必要とされる立証基準を明確化

2006年12月13日、CAFC大法廷(en banc)は、DSU Medical Corp. v. JMS Co., Lmtd.事件に判決を下しました(判決原文:http://www.fedcir.gov/opinions/04-1620.pdf)。この判決では、米国特許法271(b)に規定された「侵害の積極的誘引(”active inducement”)」を判断するうえでの「故意(mens rea)」についての判断基準が示されています。本判決においてCAFCは、”active inducement”に該当するには「単に直接侵害を構成する行為を引き起こす意図以上のものが要求され、単に直接侵害をしている者の行為を知っているだけでは不十分であり、他人の直接侵害を奨励(encourage)するような責められるべき行為(culpable conduct)が立証されることが必要である(“more than just intent to cause the acts that produce direct infringement. … [I]nducement requires evidence of culpable conduct, directed to encouraging another’s infringement, not merely that the inducer had knowledge of the direct infringer’s activities”)」と判示しました。

米国特許法271(b)には、「積極的に特許の侵害を引き起こした者は、侵害者として責任を負う(“any party who actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer”)」と規定されています。本判決以前、CAFCは「積極的に…引き起こす(”active induces”)」を構成する行為について二つの異なる判断基準を示していました。Hewlett Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc. (909 F.2d 1464 (Fec. Cir. 1990))事件では、当該行為が特許侵害に該当すると主観的に信じているか否かにかかわらず、単に直接侵害を構成する行為を引き起こすだけで十分である、と判示していました。一方、Manville Sales事件では、原告は特許侵害を引き起こす(induce)行為が行われたことだけでなく、その行為が実際に特許侵害を引き起こすとを知っていたことを立証する必要があると判示していました。(Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544, 554 (Fed. Cir. 1990))

本裁判では、Manville Sales事件の基準を採用して行われた地裁での陪審員説示(“jury instruction”)の適切性が争われました。

CAFC大法廷(en banc)は、地裁での陪審員説示(“jury instruction”)を支持し、Hewlett Packard事件で示された具体性の低い判断基準を否定しています。さらに、同大法廷は、被告が弁護士から非侵害の鑑定を得ていたことを指摘し、陪審員が下した非侵害の評決は根拠があるものと判断しました。具体的には、CAFCは「ITLはその製品(Platypus)が非侵害であると信じていた証拠がある。従って、侵害の意図はなく、法が要求する特定の意図(“specific intent”)を欠くとの陪審員評決は正当である(“[T]he record contains evidence that ITL did not believe its Platypus infringed. Therefore, it had no intent to infringe. Accordingly, the record supports the jury’s verdict based on the evidence showing a lack of the necessary specific intent”)」と判断しています。

本判決は特許権者、侵害訴訟の被告、潜在的な被告のそれぞれに重要な意味を持つものです。特許権者にとっては「侵害の積極的誘引(”active inducement”)」を立証する負荷が実質的に増加することになります。特許権者が潜在的な侵害者に特許の存在を認識させるため特許を通知するような場合、特許権者は、将来的に被告が特許侵害を知っていたことの証拠として使えるようそのような通知の記録を保管しておくべきでしょう。

一方、潜在的な侵害者は、弁護士から合理的な非抵触の鑑定を入手することによって「侵害の積極的誘引(”inducement infringement”)」による訴追から逃れることができるでしょう。本判決では明示されていませんが、本判決の論旨に従えば、仮に直接侵害の成立に疑いがないとしても、特許の無効を合理的に信じていた場合であれば「侵害の積極的誘引(”inducement infringement”)」による訴追から免れることができることが強く示唆されています。

また、本判決では触れられていませんが、合理的な非抵触又は特許無効の鑑定を有している被告は、地裁又は高裁が積極的に特許の非侵害又は無効を認定する前の行為についても、271(b)に基づくいかなる損害からも免除されることが示唆されています。

タウンゼント知財総合事務所/穐場 仁

House Votes to Establish Dedicated Venues for Patent Cases

Townsend and Townsend and Crew/タウンゼント知財総合事務所が不定期にお届けするニュースレターです。以前「特許/知財トピックス」で紹介した「特許訴訟専門裁判官の養成へ」をフォローする内容です。

英語
http://www.townsend.com/resource/update.asp?o=8143

日本語(仮訳)

特許侵害訴訟に専門裁判所を採用する法案が下院で可決

米国下院は、特定の連邦地裁における特許訴訟の専門性を高めるパイロットプログラムを可決した。このパイロットプログラムを推進している背景の一部には特許訴訟における連邦地裁の判断の多くがCAFCにより覆されている事実があると思われる。特許訴訟について専属管轄を有するCAFCは、地裁のクレーム・コンストラクションの30%以上を覆していると言われている。このパイロットプログラムは特許法に対する専門性を高め、特許訴訟を補佐するロー・クラークを増員する予算的措置をとることを意図している。

Darrell Issa下院議員(カリフォルニア州、共和党)及びAdam Schiff下院議員(カリフォルニア州、民主党)が共同で提出した本議案(H.R. 34)では、パイロットプログラムに参加する地裁において、各判事が特許訴訟を担当したいかどうかを選択することが可能となる。新たな特許訴訟が提起された場合、通常の訴訟と同様に、かかる訴訟は判事にランダムに割り当てられる。ランダムな割り当てにより特許訴訟担当を選択した判事が担当することになった場合にはその判事が当該訴訟を担当する。しかしながら、選択しなかった判事が割り当てられた場合、かかる判事はそのまま訴訟を担当するか、他の選択した判事に案件を譲るか選択することができる。

この法案では、連邦裁判所(United State Courts)の管理部門長(Director of the Administrative Office)が特許訴訟の多い15の連邦地裁の中から少なくとも5つの連邦地裁を(少なくても3つの異なる巡回裁判区から)選択することとされている。しかしながら、パイロットプログラムに参加する地裁は少なくとも10人の判事が在籍し、少なくとも3人の判事が特許訴訟の担当を選択することが必要となる。

また、この法案では、特許訴訟を選択した判事の教育と専門性強化のため毎年500万ドルまでの予算措置を講ずることとしている。この予算は特許訴訟で重要となる技術的な知識を有するロー・クラークへの手当としても用いられる。このパイロットプログラムは議会への定期的な報告を条件として10年間行われる予定である。

タウンゼント知財総合事務所/穐場 仁