PTAB、クレーム解釈にPhillips判例の基準を採用

米国特許商標庁は、IPRなどでPTABが採用するクレーム解釈にPhillips判決の基準(Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))を採用すると発表した。従来、broadest reasonable interpretationの基準を採用していたPTABであるが、より狭いクレーム解釈を用いることとなる。この変更は2018年11月13日以降のIPRなどに適用される。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

米最高裁、on-sale bar ruleについて審理。

米最高裁は、on-sale bar ruleについて審理することを決めた(Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., case number 17-1229)。前審であるCAFCでは、Helsinn Healthcareの特許をon-sale barにより無効と認定した。Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定している(on-sale bar)。これまでの判例では、かかるon-Sale Barは秘密状態の販売にも適用されていたが、米最高裁ではその適否を判断するものと思われる。

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米最高裁、国外での損害についても請求可能と判示

米最高裁は、WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (case number 16-1011)において、米国外で生じた損害についても米国特許侵害を根拠に請求が可能と判示し、米国外での行為については対象外としたCAFCの判断を覆した。本事案は、特許を侵害する部品が米国から国外へ輸出され、国外で組み立てられたもの。

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米最高裁、AIAを合憲と判断

Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC (case number 16-712)において、Oil States energy Services LLCは、憲法上、特許の無効を判断できるのは連邦裁判所のみであると主張しAIAが憲法に違反するとしていた。今般、米最高裁は、かかるAIAの規定は合憲であるとの判断を下した。

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米最高裁、逸失利益について審理

米最高裁は、損害賠償額算定の際の逸失利益の計算に関し、米国外で行われた行為等を根拠とすることができるか審理する(WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp, case number 16-1011)。米国特許の効力は米国外に及ばないが、損害賠償額の算定時に米国外で行われた行為を対象と出来るか否かが争点となる。

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CAFC、TC Heartland判決は遡及的に適用されることを判示

本年5月の米最高裁判決(TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC)において、特許侵害訴訟の裁判地が制限されることとなった。一方、既に係属中の訴訟において、本最高裁判決前に、既に裁判地の争いを放棄してしまっていた被告が、本最高裁判決後に改めて裁判地を争うことができるか否かについては地裁の判断がわかれていた。

今回のCAFC判決(In re micron Technology Inc., case number 17-138)では、上記最高裁判決を、intervening change in the lawと理解し、被告が改めて裁判地を争うことを認めた。これにより、裁判地の争いが改めて増加するものと思われる。

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